一、背景

2020年11月11日，国际商标协会执法委员会推荐董事会通过关于“恶意商标申请和注册”以及相关的指导意见的决议。¹

该决议指出，恶意商标申请及基于恶意商标注册的滥用情况多年来在诸多区域不断增长。此外，泛滥的商标申请和恶意利用他人商标之行为可能会在消费者中造成严重的混淆和对权利人造成严重的损害，破坏全球商标注册系统的功能及作用，并影响权利人保护和合法实施其商标权。

在中国，恶意的商标申请及注册层出不穷，因此如何遏制恶意商标申请及注册一直是一个十分棘手及争议很大的问题。过去多年，中国的商标注册官费在不断降低。目前，在中国在一个类别上注册普通商标的最低官费少于45美元。此外，一些当地的网络商标服务平台在代理商标注册申请业务的时候居然免除服务费！

毫无疑问，国内的商标抢注者对此喜闻乐见。并且，这些抢注者正在变得越来越专业。比如，他们利用不同的身份来提交注册申请以便政府机构或者真正权利人不易识别这些申请人的幕后真身。

二、关于恶意注册在中国的司法实践及相关案例

（一）针对恶意申请注册商标情形陆续出台新的法律规定及司法解释

在以前，《商标法》第四十四条第一款（原第四十一条第一款）²普遍被认为是对付恶意注册的最有利的武器，即以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的商标应被宣告无效。虽然，北京市高级人民法院（以下简称“北京高院”）已经明确指出第四十四条第一款的适用对象也包括申请注册的商标，但是，在实践中中国商标局（以下简称“商标局”）在审查商标注册申请及商标异议案件的时候并不会适用该条款，因为，他们认为该条款应仅适用于注册商标。商标局会不时地引用其它条款作为救济手段。

2019年4月23日，全国人民代表大会常务委员会通过了《中华人民共和国商标法》的修正，该修正于2019年11月1日施行。该修正的重要目的之一在于遏制恶意商标注册申请。根据修正后的《商标法》第四条第一款，不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回。

2019年4月24日，北京高院颁布了《商标授权确权行政案件审理指南》（以下简称“《审理指南》）”。该《审理指南》第7.1部分指出，商标申请人明显缺乏真实使用意图，且具有下列情形之一的，可以认定违反商标法第四条的规定：

1、申请注册与不同主体具有一定知名度或者较强显著特征的商标相同或者近似的商标，且情节严重的；

2、申请注册与同一主体具有一定知名度或者较强显著特征的商标相同或者近似的商标，且情节严重的；

3、申请注册与他人除商标外的其他商业标识相同或者近似的商标，且情节严重的；

4、申请注册与具有一定知名度的地名、景点名称、建筑物名称等相同或者近似的商标，且情节严重的；

5、大量申请注册商标，且缺乏正当理由的。

前述商标申请人主张具有真实使用意图，但未提交证据证明的，不予支持。

（二）适用第四条第一款规定，对恶意申请注册的争议商标予以无效宣告

1、在新法实施后，商标局评审部门（以下简称“评审部门”）已经在多个案件中依照第四条第一款裁定注册商标予以无效宣告。

例如评审部门在商评字[2020]第0000273715号关于第25292773号“RLEX”商标无效宣告请求裁定书³中基于如下理由,裁定争议商标予以无效宣告：

（1）注册人在多个商品及服务类别上申请注册了800余件商标，其中包含“MYLV”等与他人知名商标近似的商标。

（2）注册人既未作出合理解释，也未提供证据证明其有使用商标的真实意图。并且，注册人还在网上公开兜售其注册商标。

（3）综上可见，注册人缺乏真实的使用意图，其具有抄袭他人商标的主观恶意。因此争议商标的注册及使用将会扰乱正常的商标注册管理秩序。

2、在实践中，商标局已经主动援引商标法第四条第一款在实质审查阶段驳回了很多商标的注册申请。

第37791140 号“真龍”商标（申请商标）的驳回复审案是一件比较典型的案例。

（1）商标注册申请实质审查和驳回复审阶段

申请商标的注册申请日为2019年4月25日，申请人共申请注册了42件商标，其中多件商标系对他人知名商标的摹仿，且多件商标已在审查或复审程序中被予以驳回。

据此，商标局和评审部门均认为申请人不以使用为目的的恶意申请商标，该行为构成了《商标法》第四条第一款所指的情形。

有意思的是，该案申请人向评审部门提交了一些使用证据，比如订货单及出货单。但是评审部门并未采信申请人提交的相关证据。评审部门特别指出上述订货单、出货单无对应发票佐证已实际履行。此外，部分证据的形成时间系在提出驳回复审申请后。因此，申请人不能证明其对申请商标具有真实使用意图。

申请人对商评字[2020]第0000229056号驳回复审决定不服，向北京知识产权法院提起了行政诉讼。

（2）行政诉讼阶段

申请人诉称：

申请商标的注册申请日是2019年4月25日，早于2019年《商标法》实施的时间（2019年11月1日）。根据“法不溯及既往”原则，应适用2013年《商标法》审理本案。“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”规定的情形属于2019年《商标法》新规定的范畴，2013年《商标法》并没有该规定。

此外，申请人拥有真实的使用意图，申请商标在提交注册申请时已经实际持续使用。

北京知识产权法院经审理，判决驳回申请人的诉讼请求。在一审判决书中，北京知识产权法院认为：被诉决定做出时间为2020年8月28日，2019修正的商标法于2019年11月1日起实施，被诉决定在新法实施后作出，故应适用2019年《商标法》。

并且，申请人提交的证据并不足以证明其真实使用目的，且申请人大量申请注册商标缺乏正当理由。

北京知识产权法院做出的一审判决获得了北京市高级人民法院⁴的维持。

三、法律问题及法律分析

2014年5月1日起施行的《最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》第六条第一款规定：对于在商标法修改决定施行前当事人就尚未核准注册的商标申请复审，商标评审委员会于决定施行后做出复审决定或者裁定，当事人提起行政诉讼的，人民法院审查时适用修改后的商标法。

在上述“真龍”商标注册申请驳回复审行政纠纷案件中，申请商标的注册申请日为2019年4月25日，商标局驳回通知发文日期为2020年3月3日，驳回复审决定做出日期为2020年8月28日，即评审部门是在2019年《商标法》实施后作出的驳回复审决定。

根据上述规定，北京知识产权法院和北京市高级人民法院在判决书中法律适用的选择是准确的。但是，根据“法不溯及既往”原则，新《商标法》只能规制其生效后的事件和行为，对其生效前的事件和行为不具有追溯力。因此，商标局是否有权针对2019年《商标法》实施前申请注册的商标依据实施后的新加入的条款驳回我们认为有待法院的进一步解释。

　　上述案例显示评审部门和法院对于此类案件中的使用证据的审查持较高的标准。因此，如果商标申请人想克服基于第四条第一款的驳回，申请人应当提交 在驳回复审申请日之前产生的诉争商标的实质性使用证据以表明其对该商标具有善意使用意图。

从理论和实践上讲，第四条第一款和第四十四条第一款的立法本意基本相同，即它们主要用于规范市场秩序以保护公共利益。我们非常高兴的看到第四条第一款是遏制恶意商标申请的重要补充。但是，第四条第一款和第四十四条第一款的转换和衔接似乎并不是非常清晰。比如，如果商标局引用第四条第一款驳回了恶意商标注册申请，但是，申请人在复审程序中提供了相关的实质性使用证据以证明其有真实的使用意图，那么商标局的驳回是否能被克服？在该种情况下评审部门是否可以依照第四十四条第一款依职权地维持驳回？如果商标异议人和无效宣告申请人在相关案件中同时主张了第四条第一款和第四十四条第一款且被异议人和注册人不能提供实质性使用证据，这些主张能够同时获得支持么？

除上述问题外，全类注册的潜在风险也需要考虑。假设商标申请人在45个类别上申请了全类注册且申请人是善意的，但是其商标碰巧与他人不具有高知名度的商标近似，而且申请商标尚未被使用，那么商标局仍会援引商标法第四条第一款驳回这些申请么？

以上问题如何解决目前均尚无定论。我们期待能够在更新的《商标审查和审理标准》及/或法院判决中获得一部分问题的答案。

四、结论

我们认为，能否在异议和无效宣告案件中同时主张第四条第一款及第四十四条第一款，需要针对具体的案件进行个案分析。在有相关证据能够证明被申请人存在恶意申请注册情形时，我们建议同时引用第四条第一款和第四十四条第一款以最大程度的保护真正权利人的利益。

在此之前，我们推荐开展综合性的检索以了解恶意申请人/注册人的喜好或特征以及诉争商标的使用情形以便在相关案件中能够进一步确定整体策略。

注释：

¹《Board Resolution—Bad Faith Trademark Applications and Registrations》，国际商标协会网站，https://www.inta.org/bad-faith-trademark-applications-and-registrations/。

²《中华人民共和国商标法》（2001年修正），第四十四条一款已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。

   此后，该条款历经两次修订。其中，在2013年修正的版本中，调整为：第四十四条，已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。

   在2019年修正的版本中调整为：第四十四条，已经注册的商标，违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。

            ³《关于第25292773号“RLEX”商标无效宣告请求裁定书》，载中国商标网，http://wsgs.sbj.cnipa.gov.cn:9080/tmpu/pingshen/detail.html?appId=e48b8835765eb8e80176604c276676fa。

   ⁴北京市高级人民法院（2021）京行终2143号行政判决书。