案例与成果

针对商标侵权行为与虚假宣传不正当竞争等行为的维权策略 ——评析深圳天诚家具有限公司诉曹志文、山东华苑企业集团总公司家具材料市场分公司商标侵权及不正当竞争纠纷案
来源:北京经纬知识产权研究院 | 作者:陈镇 | 发布时间: 2021-07-31 | 1178 次浏览 | 分享到:

【本文要旨】

诉讼维权策略的选择,或称诉讼规划(维权方案),是在启动维权行动之前,对侵权行为各种表现形式的调查分析、研究方案、法律案例检索分析等综合分析判断,确定明确的、可行的、成功率较高的诉讼维权方案。面对复杂的侵权行为,优质的诉讼维权策略总能面对各种侵权行为并迅速抓住案件的本质要害,同时做出准确的分析判断并迅速有效执行。本文是面对商标侵权行为、域名侵权行为、企业名称侵权行为、商标争议诉讼、虚假宣传不正当竞争行为等进行的全面维权诉讼策略,最终取得全面维权成功的案例。

 

【案件背景介绍】

原告(作者代理一审原告、二审被上诉人、工商投诉人、域名投诉人、企业名称投诉人、)深圳天诚家具有限公司(以下简称天诚公司)成立于1993年,是以“红苹果”为品牌,集研发、设计、生产、营销、服务于一体的现代化专业板式家具生产企业。

2013年5月,原告天诚公司对被告曹志文(山东金佰威装饰材料有限公司法定代表人)提起侵犯注册商标权及不正当竞争诉讼,原告天诚公司诉称,天诚公司是以“红苹果”为品牌,集研发、设计、生产、营销、服务于一体的现代化专业板式家具和床褥制造企业。拥有第1330388号“”商标、第1532980号“”商标、第1537077号“红苹果”商标、第3063751号“”商标、第3063868号“”商标、第6024393号“红苹果之章”商标、第6018112号“ ”商标等。经过二十余年的经营发展,天诚公司在第19、20类家具及相关商品上使用的“红苹果”,“ ”,“ ”等商标已经享有极高知名度,曹志文未经天诚公司许可,擅自在网站及店铺装修、广告宣传中突出使用侵犯天诚公司商标专用权的“”、“”、“”、“”、“”标识,并注册了www.redappledoor.com域名,构成对天诚公司注册商标专用权的侵犯。此外,曹志文在网站及店铺宣传中使用“香港红苹果门业有限公司”企业名称,并将天诚公司的企业介绍,产品荣誉证书等内容怍为自己企业介绍和荣誉证明并在网站上虚假宣传,意图造成相关公众的混淆误认。曹志文销售上述带有侵权标识的商品严重掠夺了天诚公司系列品牌产品的市场份额,淡化了天诚公司驰名商标的显著性,不正当的利用了天诚公司驰名商标的市场声誉.同时华苑具分公司故意为曹志文实施侵权行为提供仓储、经营场所等便利条件,构成对天诚公司注册商标专用权的侵犯。综上,请求法院判令:1、曹志文立即停止使用“”、“”、“”、“”、“”标识、www.redappledoor.com域名等侵犯天诚公司注册商标专用权的行为:2、曹志文立即停止使用“香港红苹果门业有限公司”等类似企业名称的不正当竞争行为;3、曹志文立即停止将天诚公司的企业介绍、产品荣誉等内容作为自己企业介绍和荣誉证明并在网站上虚假宣传的不正当竞争行为;4、华苑家具分公司立即停止为曹志文实施侵权行为提供仓储、隐匿等便利条件的侵犯天诚公司注册商标专用权的行为;5、曹志文与华苑家具分公司赔偿天诚公司经济损失及合理费用30万元并承担本案的全部诉讼费用。

本案于2013年5月开庭审理,原告提交了各类证据证明原告商标权及其知名度、被告侵权等事实。

被告曹志文辩称:一、原告在没有证据证明被告曹志文个人使用和侵犯原告商标使用权的行为,请求驳回原告的诉讼请求。二、原告追加的三被告与曹志文没有关联性。

2013年8月12日,山东省临沂市中级人民法院经审理后判决:  

1、曹志文立即停止使用www.redappledoor.com域名;

2、曹志文立即停止以香港红苹果门业有限公司的名义突出使用“”、“”、“”、“”等标识以及天诚公司的企业介绍、产品荣誉等虚假宣传的不正当竞争行为;

3、曹志文赔偿天诚公司经济损失人民币10万元,于本判决生效后10日内付清;

4、驳回原告深圳天诚家具有限公司的其他诉讼请求。

被告不服一审判决,向山东省高级人民法院提起上诉,认为涉案域名的使用人为香港红苹果门业有限公司,并不是曹志文,即便是“cao zhi wen”,由于该网站明确表示其注册使用人为香港红苹果门业有限公司,也应当进一步查明“cao zhi wen的注册行为是否是职务行为或受委托行为以及与曹志文之间的关联性。2、原审法院确定的100000元赔偿数额过高。

被上诉人在二审过程中提出新的证据证明:redappledoor.com域名登记人已经唯一指向山东金佰威装饰材料有限公司股东及法定代表人曹志文、山东红苹果家居有限公司股东、执行董事兼总经理及法定代表人曹志文,即本案上诉人。上诉人曹志文分别以登记redappledoor.com域名、注册山东金佰威装饰材料有限公司、山东红苹果家居有限公司、注册”商标等方式设计侵权网络,围绕被上诉人已经驰名的“红苹果”品牌实施各种侵权行为,谋取非法利益,侵权手法狡猾,主观恶意明显,严重侵害了被上诉人的合法权益。上诉人应当就其商标侵权及不正当竞争行为向被上诉人承担赔偿责任,上诉人的上诉理由不能成立。一审法院认定本案被控侵权行为系由上诉人曹志文实施,认定事实清楚、证据确实充分,应当予以维持。

2015年9月,山东省高级人民法院二审开庭审理。

2015年9月,山东省高级人民法院经审理认为,

一、关于涉案redappledoor.com域名注册人和使用人是否为曹志文的问题。曹志文在原审庭审中认可其是涉案redappledoor.com域名的注册人,二审庭审中虽然予以否认,但并未提供相反证据予以证明。其次,天诚公司在原审提交的(2013)京方正内经证字第00236号公证书载明,登录中国万网官方网站,查找域名redappledoor.com,显示该域名的注册人为“cao zhiwen linyi shandong”,上述内容虽然为汉语拼音,但可以从侧面印证曹志文为该城名的注册人,曹志文虽认为其是香港红苹果门业有限公司的法定代表人,其行为代表香港红苹果门业有限公司,涉案redappledoor.com域名使用人应为香港红苹果门业有限公司,但其并未提供证据证明香港红苹果门业有限公司为真实存在的经营主体以及其与该公司的关系,故对曹志文的该项主张本院不予支持。

二、关于原审法院确定的赔偿数额是否适当的问题。在天诚公司不能提供其因侵权所受损失和曹志文因侵权所获利益的情况下,原审法院考虑涉案商标的类型,侵权行为的性质、情节等因素,确定100000元的赔偿数额并无不当,虽然曹志文认为原审法院确定的赔偿数额过高,但并未提交有效证据证明。故对于其该项主张,本院不予支持。

山东省高级人民法院判决:驳回上诉,维持原判。

一审法院:山东省临沂市中级人民法院,案号: (2013)临民三初字第188号

二审法院:山东省高级人民法院,案号: (2015)鲁民三终字第152号

一审原告、二审被上诉人:深圳天诚家具有限公司

一审被告、二审上诉人:曹志文

一审原告、二审被上诉人注册商标:


1330388号商标:“

1532980号商标:“

1537077号商标:“红苹果”

3063751号商标:“

3063868号商标:“

6024393号商标:“红苹果之章”

6018112号商标:“


被控侵权域名:redappledoor.com

 

被控侵权标识:

”、

”、

”、


 

被控侵权商品:第19类(非金属门)

 

【评析意见】

本案是比较全面的伴随商标侵权、字号侵权、虚假宣传不正当竞争、域名侵权等知识产权侵权行为同时出现的案件,各种案件混杂在一起同时展开的维权行为。

最为核心的案件按照重要程度依次展开,首先是:原告深圳天诚公司针对被告山东金佰威装饰材料有限公司法定代表人曹志文在互联网上的侵权行为提起的商标侵权及不正当竞争诉讼纠纷,案件经历了一审和二审的诉讼程序,判决被告停止商标侵权行为和不正当竞争行为并责令赔偿。

其次,深圳天诚公司针对山东金佰威装饰材料有限公司注册在第19类非金属门商品上的“尚品红苹果”商标提起商标无效宣告,商标评审委员会裁定商标维持注册,北京一中院一审判决认定构成类似商品上的近似商标应予撤销注册,撤销商评委裁定,又经历北京市高级人民法院二审诉讼,判决维持一审判决。

再次, 对于山东金佰威装饰材料有限公司实施的在门店、工厂等经营场所的商标侵权行为和不正当竞争行为,向当地工商部门投诉傍名牌不正当竞争行为,经过立案审查后受理,通过采取工商、公安联合执法行动对涉嫌侵权产品的仓库、门店进行统一查处,作出责令改正的行政处罚决定。

再其次,对于侵权域名的商标侵权诉讼结束后,被控侵权人并未实际停止侵权行为,权利人向域名登记管理机构提起域名投诉争议处理程序,经过审查后决定,停止涉案域名的使用行为。

最后,为了变化主体实施侵权行为,被控侵权人曹志文申请注册了“红苹果家居有限公司”企业名称,获得工商核准名称后被权利人发现,权利人继续向工商主管机关投诉字号不正当竞争行为。经过工商行政管理机关的审查,作出责令变更企业名称的决定。

至此,本系列侵权案件在经历各种侵权事件的维权后,终于在三年后随着赔偿款的执行到位而全部结束。

作为知识产权诉讼律师,一方面对于各种侵权表现形式的侵权行为要全面分析和作出判断,根据每一个案件的千差万别的情况,需要分别拟定不同的维权策略;另一方面,将具体的的维权策略,形成总体上的维权格局和操作方案,整体协调推进,个案之间的先后顺序、先决条件和牵制程度、影响后果等均需要纳入整体的诉讼方案中予以协调,对于维权项目采取计划、组织、管理、控制等方式,会对于整个维权项目的管理起到积极地指引作用。

以本案为例,第一,关于山东金佰威公司法定代表人曹志文注册和使用www.redappIedoor.com域名,在该域名网站上使用了“”、 “”、“”、” 等标识及“香港红苹果门业有限公司”企业名称,还将原告深圳天诚公司的企业介绍、荣誉证明放在网站上宣称为自己公司的荣誉。

根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第(三)项,将与他人注册商标相同或近似的文字注册为域名,并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务,容易使相关公众产生误认的,属于2001年《商标法》第五十二条第(五)项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。

天诚公司注册了包含“RED APPLE”多件注册商标,曹志文作为金佰威公司的法定代表人,明知天诚公司已对该公司注册号为第8140209号“尚品红苹果商标提起争议情况下,而以自己名义登记注册www.redappledoor.com域名,容易产生混淆误认,具有明显恶意。被告曹志文利用该域名在网站上开展许诺销售、产品宣传、招商加盟等商务活动,属于通过域名进行相关商品交易的电子商务,曹志文的行为极易造成相关公众的混淆误认,给天诚公司的注册商标专用权造成了侵害事实。

根据庭审查明的事实,曹志文系案外人金佰威公司的法定表人,金佰威公司在第19类商品上注册了“尚品红苹果”商标,注册号为第8140209号。在被控侵权产品宣传册上的被控侵权标识和尾页上有“香港红苹果门业有限公司”字样及全国免费服务热线400-616-9981,与曹志文所注册域名www.redappledoor.com下的网站中多处使用标识、香港红苹果门业有限公司”字样及全国免赞服务热线400-6l6-998l等内客一致,曹志文以香港红苹果门业有限公司的名义在其注册的网站上突出使用被控侵权标识,以及,使用天诚公司的企业介绍、产品荣誉证书介绍等。根据相关公众一般注意力,日常生活经验,容易发生误解的事实和被宣传对象的实际情况等因素,曹志文的行为构成引人误解的虚假宣传行为,且系针对特定经营者天诚公司的虚假宣传行为,容易使相关公众误认为该网站及网站售出的产品与天诚公司有关联关系。所以被告曹志文立即停止虚假宣传的不正当竞争行为的诉讼请求,一审和二审法院均予以支持。

对于原告深圳天诚公司针对被告山东金佰威公司法定代表人曹志文在互联网上的侵权行为提起的商标侵权及不正当竞争诉讼纠纷,案件经历了一审和二审的诉讼程序,判决被告停止商标侵权行为和不正当竞争行为并责令赔偿。

第二,深圳天诚公司针对山东金佰威公司注册在第19类非金属门商品上的第8140209号“尚品红苹果”商标提起商标无效宣告,商标评审委员会裁定商标维持注册,理由是不构成类似商品。北京一中院一审判决认定构成类似商品上的近似商标,诉争商标应予撤销注册,理由是结合商品的功能、用途、消费渠道、生产部门、消费对象等来判断,容易引起混淆误认,所以判决撤销商评委裁定。金佰威公司不服又提起上诉,北京市高级人民法院二审审理后判决维持原一审法院的判决,仍然做出了撤销第8140209号“尚品红苹果”商标注册的判决。

第三, 对于山东金佰威装饰材料有限公司实施的在门店、工厂等经营场所的侵权行为,深圳天诚公司于2014年3月向当地工商部门投诉傍名牌不正当竞争行为,经过立案审查后受理,通过采取工商、公安联合执法行动对涉嫌侵权产品的仓库、门店进行统一查处,在展开的专项执法行动中,在山东金佰威装饰材料公司仓库现场发现并查封62件“尚品红苹果”木门,被查封的木门在包装物上、产品宣传册上使用的商标标识与被控侵权展厅商铺的装修、广告宣传标识、产品宣传册和本案被控侵权网站www.redappledoor.com上使用的侵权标识完全相同,均包括”、 “”、“”、“” 等标识及“香港红苹果门业有限公司”企业名称,在现场发现的产品宣传册上也印有www.redappledoor.com网站域名

经过工商行政管理部门的进一步调查取证,最后做出行政处理决定书,责令山东金佰威装饰材料有限公司停止上述侵权行为并承担相应的法律责任。

第四,对于侵权域名的处理,一般的情况是,拿到对侵权域名进行暂停使用处理决定的判决书后,被控侵权域名会自动停止域名的使用或者续费,或者被域名注册登记机构关闭。如果在涉案域名的侵权诉讼结束后,被控侵权人并未实际停止侵权行为,则权利人可以向域名登记管理机构提起域名投诉争议处理程序,经过审查,域名登记注册机构将关停涉案域名的使用行为。

第五,关于企业名称侵权的法律问题,2002年《商标法实施条例》第五十三条规定,商标所有人认为他人将其驰名商标作为企业名称登记,可能欺骗公众或者对公众造成误解的,可以向企业名称登记主管机关申请撤销该企业名称登记。企业名称登记主管机关应当依照《企业名称登记管理规定》处理。对于企业名称侵权的法律问题,可以通过向工商部门投诉的方式,也可以采用向法院提起诉讼的方式。本案采取了两种不同的方式,针对不同的侵权行为。需要注意一点,向工商部门提起企业名称的投诉申请,在先商标最好是驰名商标,如果是普通商标权,则获得保护的可能性较低。

所以,本文重点讨论的是针对不同的侵权行为,采取不同的维权策略,进而形成有效的维权方案,在执行维权方案的同时,注意维权的方式方法,及时调整和控制案件的进度,最后达到最佳的维权效果。


1991年《企业名称登记管理办法》第二十七条规定,擅自使用他人已经登记注册的企业名称或者有其他侵犯他人企业名称专用权行为的,被侵权人可以向侵权人所在地登记主管机关要求处理。登记主管机关有权责令侵权人停止侵权行为,赔偿被侵权人因该侵权行为所遭受的损失,没收非法所得并处以五千元以上、五万元以下罚款对侵犯他人企业名称专用权的,被侵权人也可以直接向人民法院起诉。

所以,对于变更主体实施侵权行为的被控侵权人,在申请注册“红苹果家居有限公司”后,权利人继续向工商主管机关投诉,请求被投诉人立即停止使用“红苹果”企业字号,并限期撤销或变更字号,且变更的字号不得含有与“红苹果”相同或相近的字样,对被投诉人的上述违法行为依法查处,并作出处罚决定,请求被投诉人依法承担赔偿投诉人损失的法律责任。经过工商行政管理部门的审查,在受理被投诉人企业名称核准注册申请时,发现被投诉人申请注册的企业名称存在侵犯他人在先权利情况,并且与他人在先的企业名称、驰名商标完全一致。特别是基于投诉人“红苹果”驰名商标在业内的声誉、市场的占有率、商标的知名度等,根据《企业名称登记管理实施办法》、《反不正当竞争法》的规定,认定被投诉人的上述行为侵犯了投诉人的“红苹果”驰名商标权和企业字号权,应当依法予以纠正,并作出责令变更企业名称的决定。